中华人民共和国最高人民法院

民 事 判 决 书

（2019）最高法知民终145号

上诉人（原审被告）：山东阳谷达盛管业有限公司。住所地：山东省聊城市阳谷县张秋镇梦楼村。

法定代表人：付海英，该公司总经理。

委托诉讼代理人：包宇霆，上海欣创专利商标事务所专利代理师。

上诉人（原审被告）：山东卓睿达盛管业有限公司。住所地：山东省聊城市阳谷县张秋镇大闫楼村西首。

法定代表人：崔新良，该公司总经理。

委托诉讼代理人：孟凡彪，该公司员工。

委托诉讼代理人：包宇霆，上海欣创专利商标事务所专利代理师。

被上诉人（原审原告）：顺方管业有限公司。住所地：山东省德州市临邑县东部高新区**路西。

法定代表人：刘中成，该公司董事长。

委托诉讼代理人：侯绪军，济南舜昊专利代理事务所（普通特殊合伙）专利代理师。

委托诉讼代理人：李舜江，济南舜昊专利代理事务所（普通特殊合伙）专利代理师。

上诉人山东阳谷达盛管业有限公司（以下简称达盛公司）、山东卓睿达盛管业有限公司（以下简称卓睿达盛公司）因与被上诉人顺方管业有限公司（以下简称顺方公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服山东省济南市中级人民法院于2019年4月19日作出的（2018）鲁01民初1230号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年7月8日受理后,依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。

达盛公司上诉请求：撤销原审判决，驳回顺方公司诉讼请求。事实和理由：（一）达盛公司不构成对涉案专利权的侵害。涉案专利晚于达盛公司所使用的相关专利技术，通过比对可以看出，涉案专利权利要求1-3与达盛公司“一种钢带增强PE螺旋波纹管的管层结构”实用新型专利的权利保护范围是一致的，被诉侵权产品使用的是现有技术。（二）涉案专利处于不稳定状态。国家知识产权局已经受理针对涉案专利的无效宣告请求。（三）原审判赔数额没有事实和法律依据。

卓睿达盛公司上诉请求：撤销原审判决，驳回顺方公司诉讼请求。事实和理由：（一）卓睿达盛公司提供了相关买卖合同，能够证明其销售的产品是通过向达盛公司合法购买方式取得。（二）卓睿达盛公司不知道达盛公司生产的管道侵权。达盛公司依法享有“一种钢带增强PE螺旋波纹管的管层结构”实用新型专利权。达盛公司仅持有卓睿达盛公司0.1%的股份，仅因此认定两公司为关联企业缺乏法律依据。（三）卓睿达盛公司实际销售金额仅为10万元，利润则更低，原审判赔数额缺乏依据。

顺方公司辩称，被诉侵权产品具有涉案专利的全部技术特征，落入涉案专利权保护范围。达盛公司的现有技术抗辩不成立。卓睿达盛公司主张的合法来源抗辩不能成立，顺方公司提交的采购合同、公证书显示，卓睿达盛公司销售被诉侵权实壁管骨架塑料复合管的合格证、检验报告均盖有其质检专用章，且工商登记信息显示其具有塑料管的研发、加工能力，上述证据足以证明被诉侵权产品系其生产销售。

顺方公司向原审法院起诉请求：判令达盛公司、卓睿达盛公司立即停止侵害专利权的行为，赔偿顺方公司经济损失及合理费用80万元，并承担案件受理费。

原审法院认定事实：顺方公司经500万元有偿转让获得专利号ＺＬ20122021××××.4、名称为“管骨架塑料复合管”实用新型专利。涉案专利的申请日是2012年5月11日，授权公告日是2012年11月21日。顺方公司主张以权利要求1-3确定其保护范围，权利要求1-3为：

“1.管骨架塑料复合管，包括管体，其特征是，所述的管体从内向外依次包括内压管、缠绕结构壁和外包层；所述的内压管为一体成型的薄壁管，内压管的管壁外均匀螺旋缠绕有缠绕结构壁，在内压管和缠绕结构壁的外侧均匀包裹有一层外包层。

2.根据权利要求1所述的管骨架塑料复合管，其特征是，所述的缠绕结构壁的外表面均匀喷涂有一层胶。

3.根据权利要求1或2所述的管骨架塑料复合管，其特征是，所述的缠绕结构壁为带状异型型材。”

2018年4月16日，申请人济南舜昊专利代理事务所（普通特殊合伙）向山东省济南市泉城公证处申请保全证据公证。2018年4月18日，公证员王波、王立健与申请人的委托代理人侯绪军来到位于山东省聊城市阳谷县的达盛公司，该公司人员带领侯绪军及公证员王波、王立健来到公司的生产车间进行参观，公证员王立健使用其自用的手机对生产车间的内部现场现状进行拍照，取得照片八张。随后，侯绪军及公证员王波、王立健来到该公司门口右侧的院内，公证员王立健使用其自用的手机对产品存放处的现场现状进行拍照，取得照片七张。参观结束后，侯绪军从该公司现场取得一段管道产品，公证员王波、王立健对侯绪军现场取得的管道产品进行封存，并对封存前后的现场状况进行拍照，取得照片八张。2018年4月20日，山东省济南市泉城公证处出具（2018）鲁济南泉城证经字第30131号公证书。

2018年4月25日，烟台星美智能科技有限公司与卓睿达盛公司签订销售合同，烟台星美智能科技有限公司向卓睿达盛公司购买实壁管骨架塑料复合管（DN400）、实壁管骨架塑料复合管（DN600）、双平壁钢塑复合排水管（DN400）货物一宗，合同金额2159921元。2018年5月2日，卓睿达盛公司向烟台星美智能科技有限公司出具增值税普通发票三张，金额分别为81000元、81000元、37080元。

2018年5月10日，申请人济南舜昊专利代理事务所（特殊普通合伙）向山东省济南市泉城公证处申请保全证据公证。次日，公证员王波、王立健随同申请人的委托代理人侯绪军、范丰文来到位于G206国道蓬莱市刘家沟镇段（烟台方向）的道路左侧的“蓬莱龙腾不锈钢”厂区，在公证人员监督下，侯绪军、范丰文与运送货物前来的车牌号为“豫J529**”的货车司机岳喜强办理了货物交接手续，当场取得卓睿达盛公司发货单一份、盖有卓睿达盛公司质检专用章的合格证二张和检测报告、检验报告各一份。公证员王波自搬卸的货物中随机挑选一组管道（一粗一细），侯绪军、范丰文对所挑选的管道进行切割，当场取得粗、细管道各一段。公证员王立健使用录像机对卸货、交接、管道截取过程进行了录像，并对现场进行了拍照，封存了截取的管道。2018年6月1日，山东省济南市泉城公证处出具（2018）鲁济南泉城证经字第30132号公证书。

原审庭审中，将公证书所附封存实物拆封，被诉侵权产品“实壁管骨架塑料复合管”具有如下特征：管骨架塑料复合管的管体从内向外依次包括内压管、缠绕结构壁和外包层；内压管为一体成型的薄壁管，内压管的管壁外均匀螺旋缠绕有缠绕结构壁，在内压管和缠绕结构壁的外侧均匀包裹有一层外包层；缠绕结构壁的外表面均匀喷涂有一层胶；缠绕结构壁为带状异型型材。经比对，其技术特征与涉案专利权利要求1-3的特征一一对应。

达盛公司成立于2009年7月17日，系自然人独资公司，注册资本5020万元，经营范围为塑料制品加工、销售等。

卓睿达盛公司成立于2017年6月5日，其他有限责任公司，注册资本10600万元，经营范围为塑料制品、塑料管、型材研发、加工、销售等。

达盛公司系卓睿达盛公司的股东。

原审法院认为，顺方公司的涉案ＺＬ20122021××××.4、名称为“管骨架塑料复合管”实用新型专利权合法有效，应予保护。根据《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第五十九条第一款的规定，实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。经比对，被诉侵权产品采用的技术方案包含了与涉案专利权利要求1-3所记载的全部技术特征相同的技术特征，落入涉案专利权的保护范围。被诉侵权产品的内压管为一体成型的薄壁管，与现有技术记载的“缠绕成型”有质的不同，且涉案专利的发明点也在于“内压管为挤出式一体成型”的技术方案，因此达盛公司、卓睿达盛公司的现有技术抗辩理由不成立。被诉侵权产品系侵害顺方公司涉案专利权的产品。

关于达盛公司、卓睿达盛公司的责任。卓睿达盛公司虽提交了采购合同以证明产品来源于达盛公司，但根据现有证据，其销售产品的合格证、检测报告、检验报告均盖有卓睿达盛公司的质检专用章，达盛公司系卓睿达盛公司的股东，两公司之间具有关联关系，且卓睿达盛公司具有塑料管的研发、加工能力，综合上述因素，该院认定达盛公司、卓睿达盛公司共同参与了被诉侵权产品的生产、销售，应共同承担侵权责任。达盛公司、卓睿达盛公司未经顺方公司许可，生产、销售与顺方公司涉案专利相同的产品，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。关于赔偿经济损失的数额。顺方公司未能证明因侵权受到实际损失或者达盛公司、卓睿达盛公司侵权获利的具体数额，该院综合考量涉案专利的类型，达盛公司、卓睿达盛公司的侵权行为性质、侵权规模、过错程度，侵权产品的销售价格，顺方公司维权的合理费用等因素，酌定赔偿损失数额60万元。

综上，该院依照专利法第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决：（一）达盛公司、卓睿达盛公司立即停止生产、销售侵害顺方公司专利号ＺＬ20122021××××.4、名称为“管骨架塑料复合管”实用新型专利权的产品；（二）达盛公司、卓睿达盛公司于判决生效之日起十日内赔偿顺方公司经济损失及合理费用共计60万元；（三）驳回顺方公司的其他诉讼请求。一审案件受理费11800元，财产保全费4520元，两项合计16320元，由顺方公司负担3320元，由达盛公司、卓睿达盛公司负担13000元。

本院二审期间，达盛公司、卓睿达盛公司于2019年9月3日提交第41399号无效宣告请求审查决定书（以下简称第41399号决定），顺方公司对其真实性无异议。本院对该第41399号决定的真实性予以确认。

原审法院查明事实属实，本院予以确认。

本院另查明：

顺方公司向原审法院提出财产保全申请，原审法院于2018年7月23日作出（2018）鲁01民初1230号民事裁定书，裁定冻结达盛公司、卓睿达盛公司银行存款80万元或查封、扣押同等价值的财产，财产保全费4520元，由顺方公司预交。2018年8月21日，原审法院作出（2018）鲁01执保144号执行裁定书，冻结卓睿达盛公司银行存款80万元，冻结期一年，后于2018年12月4日解除冻结。

国家知识产权局于2019年8月21日作出第41399号决定，载明：涉案专利授权公告文本共包括4项权利要求，无效程序中，顺方公司对权利要求书进行了修改，删除了权利要求1和2，将权利要求3和4合并形成新的权利要求1，国家知识产权局在修改后的权利要求1基础上宣告涉案专利权全部无效。

本院认为，本案上诉争议焦点在于，二审程序中权利人据以主张权利的权利要求被主动放弃时，人民法院如何处理。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条规定：“人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。”在侵害专利权纠纷中，权利人明确其据以主张权利的权利要求既是确定专利权保护范围的基础，也是权利人对自己权利的处分。同样，当被诉侵权人或者案外第三人向国家知识产权局提出无效宣告请求，专利权人为维持专利权有效，可以选择通过删除部分权利要求等方式修改权利要求书，其中体现的亦是权利人对自己权利的处分。虽然以上两种处分行为存在于两个不同的法律程序中，但该两种处分行为之间密切关联，既要避免将两个程序割裂而影响被诉侵权人正常的生产经营，又要避免将两个程序混同而影响权利人正当权益的保护。基于此，对于权利人在涉案专利的无效宣告程序中通过删除权利要求的方式主动放弃民事侵权案件中据以主张权利的权利要求且被国家知识产权局所接受的，无论记载该放弃行为的行政决定的效力是否最终确定，权利人均不得在侵害专利权纠纷中再将之纳入专利权保护范围。鉴于权利人据以主张专利权保护范围的基础已不复存在，相关权利要求亦无恢复之可能，为实现纠纷的实质性解决，可以直接判决驳回权利人的诉讼请求。

本案中，顺方公司在无效宣告程序中将授权公告文本的权利要求3和4合并形成新的权利要求1，此时其在本案中据以主张权利的权利要求1-3已经被主动放弃。一方面，主观上，顺方公司主动删除权利要求1-3视为其承认权利要求1-3自始即不符合授予专利权的实质性条件，即权利要求1-3原本就不应当被授权；另一方面，客观上，顺方公司主动删除权利要求1-3符合《专利审查指南》第四部分第三章第4.6节的相关规定并且已经被国家知识产权局所接受，即使第41399号决定在行政诉讼中被撤销，根据禁止反悔的原则，权利要求1-3亦不能再作为其主张权利的基础。鉴于顺方公司在本案中仅以权利要求1-3作为其主张权利的基础，在权利要求1-3已经被其主动放弃的情况下，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条的规定，顺方公司据以提起本案诉讼的专利权保护范围的基础不复存在，其诉讼请求不能成立。

综上，依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，本院判决如下：

一、撤销山东省济南市中级人民法院（2018）鲁01民初1230号民事判决；

二、驳回顺方管业有限公司的全部诉讼请求。

一审案件受理费11800元，一审财产保全费4520元，由顺方管业有限公司负担；二审案件受理费9800元，由顺方管业有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长　　沈红雨

审判员　　任晓兰

审判员　　崔　宁

二〇一九年十一月十八日

法官助理高雪

书记员汪妮