上海知识产权法院

民 事 判 决 书

（2016）沪73民初113号

原告：上海晨光文具股份有限公司，住所地上海市奉贤区。

法定代表人：陈湖文，该公司董事长。

委托诉讼代理人：何放，北京市金杜律师事务所上海分所律师。

委托诉讼代理人：王波，北京市金杜律师事务所上海分所律师。

被告：得力集团有限公司，住所地浙江省宁波市。

法定代表人：娄甫君，该公司董事长。

委托诉讼代理人：张炳生，浙江时光律师事务所律师。

委托诉讼代理人：徐良江，宁波天一专利代理有限公司专利代理人。

被告：济南坤森商贸有限公司，住所地山东省济南市。

法定代表人：王坤。

原告上海晨光文具股份有限公司(以下至判决主文前简称晨光公司)与被告得力集团有限公司(以下至判决主文前简称得力公司)、济南坤森商贸有限公司(以下至判决主文前简称坤森公司)侵害外观设计专利权纠纷一案，本院于2016年1月21日立案后，依法适用普通程序进行审理。技术调查官杨加黎参与了本案诉讼。被告得力公司在答辩期内提出管辖权异议，本院依法裁定驳回。得力公司提起上诉，2016年6月29日，上海市高级人民法院作出裁定，驳回上诉，维持原裁定。2016年10月26日，本院对本案公开开庭进行了审理。原告晨光公司委托诉讼代理人何放、王波，被告得力公司委托诉讼代理人张炳生、徐良江到庭参加诉讼。被告坤森公司经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

原告晨光公司向本院提出诉讼请求，请求判令：1.两被告立即停止侵犯原告ZLXXXXXXXXXXXX.3号外观设计专利权的行为，即被告得力公司立即停止制造、销售行为，被告坤森公司立即停止销售、许诺销售行为；2.两被告销毁所有库存侵权产品以及制造侵权产品的专用设备、模具；3.被告得力公司赔偿原告经济损失180万元及为制止侵权所支付的合理费用20万元。事实和理由：原告于2009年11月26日向中国国家知识产权局申请了ZLXXXXXXXXXXXX.3号外观设计专利，授权公告日为2010年7月21日，目前处于有效状态。2015年11月，原告发现，被告得力公司制造并销售得力思达A32160波普风尚中性笔，被告坤森公司亦在天猫商城许诺销售、销售该产品。原告认为，该产品与原告外观设计专利产品属于相同产品，且外观设计近似，两被告的行为构成对原告专利权的侵犯，故提起诉讼。

被告得力公司辩称，虽然被诉侵权产品是其制造并销售的，但该产品与原告专利外观设计不相同也不近似，被告行为不构成对原告专利权的侵犯。即使构成侵权，原告诉请的赔偿数额及合理费用也过高。原告诉请缺乏事实与法律依据，故请求法院驳回原告的全部诉讼请求。

被告坤森公司未作答辩。

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的原告提交的营业执照、企业公示信息、外观设计专利证书、专利收费收据、外观设计专利权评价报告、(2015)沪黄证经字第21465号公证书及所附证物、无效宣告请求审查决定书、中国商标网查询页面，以及被告得力公司提交的CNXXXXXXXXX号专利公布公告、复审无效宣告程序意见陈述书，本院予以确认并在卷佐证。根据上述证据及当事人的陈述，本院认定事实如下：

原告是名称为“笔(AGP67101)”的外观设计专利的专利权人，专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.3，申请日为2009年11月26日，授权公告日为2010年7月21日，目前处于有效状态。

该授权外观设计由笔杆、笔帽组成，笔帽上设有笔夹。笔杆主体呈粗细均匀的细长状四周圆角柱体；顶端有正方形锥台突起，锥台中央有一圆孔；主体靠近笔头处内径略小，四周表面中心位置各有一凸状设计；笔头为圆锥状。笔帽主体呈粗细均匀的四周圆角柱体，长度约为笔杆长度的四分之一；顶端有正方形锥台突起。笔夹主体为扁平长方形片状；内侧面有波浪状突起；上端与笔帽顶端锥台弧形相连；下端为弧形；笔夹略长于笔帽，长出部分约占笔夹总长度的十分之一。专利简要说明记载，设计要点在于整支笔的形状，俯视图是最能反映设计要点的图片。

2015年8月14日，国家知识产权局依原告请求就涉案专利出具了评价报告，作出“全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷”的初步结论。报告记载，基于涉案专利的设计特征，检索到现有设计11篇。经比对，涉案专利在笔杆形状、笔帽形状、笔夹形状、笔帽与笔夹的连接方式上与对比设计1(公告号为CNXXXXXXX的中国外观设计专利)有显著差异；此外，未发现“本专利与对比设计1-11和/或对比设计1-11的设计特征的组合相比，不具有明显区别的情形”。

2016年3月18日，被告得力公司就涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，认为涉案专利与公告号为CNXXXXXXXXX的中国外观设计专利近似，不符合授予专利权的条件。2016年8月8日，国家知识产权局专利复审委员会作出审查决定，认为授权外观设计与对比设计不构成实质相同，维持涉案专利权有效。

2015年11月30日，在淘宝网上“宝贝”栏目中搜索“得力A32160”，结果页面显示“共7件宝贝”，价格由1.0元/支到26.90元/盒(共12支)不等。北京市金杜律师事务所上海分所的委托代理人在标价为26.90元/盒的“得力坤森专卖店”中购买了4盒得力思达A32160波普风尚中性笔。上述过程由上海市黄浦公证处公证。

上述“得力坤森专卖店”由被告坤森公司经营。被告得力公司确认其制造、销售过被诉侵权产品。

被诉侵权产品由笔杆和笔帽组成，笔帽上设有笔夹。笔杆主体呈粗细均匀的四周圆角柱体，靠近笔尖约三分之一处有一环状凹线设计；顶端有正方形锥台突起，锥台中央有一圆孔；主体靠近笔头处内径略小，四周表面中心位置各有一凸状设计；笔头为圆锥状。笔帽主体呈粗细均匀的四周圆角柱体，长度约为笔杆长度的四分之一；顶端有正方形锥台突起。笔夹主体为长方形；外侧面有长方形锥台突起，内侧面光滑；笔夹上端与笔帽顶端锥台弧形相连；下端平直；笔夹略长于笔帽，长出部分约占笔夹总长度的十分之一。

经比对(参见附图)，被诉侵权设计与授权外观设计在基本构成、笔杆及笔帽的整体形状、笔杆顶端与笔帽顶端的形状、笔帽相对于笔杆的长度、笔夹与笔帽的连接方式、笔夹长出笔帽的长度等方面基本相同。具体体现在：1.两者均由笔杆和笔帽组成，笔帽上设有笔夹；2.笔杆、笔帽整体均呈粗细均匀的四周圆角柱体；3.笔杆顶部与笔帽顶部均有正方形锥台突起，笔杆顶部锥台中央有圆孔；4.笔帽长度约为笔杆长度的四分之一；5.笔夹上端与笔帽顶端锥台弧形相连；6.笔夹略长于笔帽，长出部分约占笔夹总长度的十分之一；7.主体靠近笔头处内径略小，四周表面中心位置各有一凸状设计，笔头为圆锥状。区别点主要在于：1.被诉侵权设计的笔杆靠近笔尖约三分之一处有一环状凹线设计，而授权外观设计没有凹线设计；2.被诉侵权设计的笔夹外侧有长方形锥台突起，而授权外观设计的笔夹外侧没有突起；3.被诉侵权设计的笔夹内侧为光滑平面，而授权外观设计的笔夹内侧有波浪状突起；4.被诉侵权设计的笔夹下端是平直的，而授权外观设计的笔夹下端为弧形。

对有争议的证据和事实，本院认定如下：

一、关于被告得力公司的侵权获利情况

原告提交了国家交通运输物流公共信息平台网上的《得力集团互联案例》一文、世纪文具网上的《“上市风”来袭，办公文具行业巨头上市情况概览》一文、得力公司官方网站上的有关产品种类的页面、原告2015年年度报告、1688网上的“华斌文具”网店中得力A32160中性笔的销售页面、原告专利产品的成本统计表作为证据，以证明被告得力公司制造、销售被诉侵权产品获利巨大。原告提供了两种计算方式：一种是，《“上市风”来袭，办公文具行业巨头上市情况概览》一文介绍，2013年晨光文具净利润率为11.7%，真彩文具为3.89%，由此得出文具产品的平均利润率为7.79%。《得力集团互联案例》一文介绍，得力公司2013年的销售额超过60亿；得力公司官方网站上共有4,390种产品，由此可得出每种产品的销售额。根据该销售额和上述平均利润率，可得出每种产品的年平均利润为1,060万元。另一种计算方式为，被诉侵权产品在“华斌文具”网店中的批发价为1.06元/支，原告生产涉案专利产品的直接成本为0.5051元/支，由此可得出被诉侵权产品的利润率为52.35%。原告2015年书写工具的产量为18.7亿支，共有1,100种型号，因此每种型号的年产量为170万支。得力公司与原告规模相当，可以推定被诉侵权产品的年产量亦为170万支。由上述批发价、年产量及利润率计算可得，被诉侵权产品的年利润为94万元，得力公司两年共获利188万元。被告得力公司对上述证据的真实性和关联性不予认可，对其计算方式亦认为缺乏合理性。

被告得力公司提交了被诉侵权产品销售及获利情况统计表，以证明被诉侵权产品于2014年4月10日上市，2014年10月、11月最后从总部发出；得力公司制造、销售被诉侵权产品仅获利3,677.24元。原告对该统计数据的真实性不予认可。

本院认为，原告提供的两种计算方式均无法证明被告得力公司的获利情况。对于第一种计算方式，首先，从原告提供的得力公司官方网站的内容来看，得力公司的产品包括打印机、纸张、保险柜等多种产品，并非局限于笔类。各种产品的单价相差悬殊，销售量也不同，由得力公司所有产品的总销售金额除以产品种类计算被诉侵权产品的销售金额明显缺乏客观性和合理性。其次，平均利润率的取样应有广泛性，原告仅以两家公司的利润率为基数计算行业平均利润率，不具有客观性。再次，即使按照原告的计算方式，每种产品的年利润也仅有10万多元，而非1,060万元，且该利润并非侵权获利。对于第二种计算方式，首先，原告在第一种计算方式中称，真彩公司的利润率为3.89%，原告的利润率为11.7%；而在第二种计算方式中，主张被诉侵权产品的利润率为52.35%。数值相差悬殊，其主张的利润率难以采信。其次，根据日常生活经验，不同企业的产品产量不尽相同，同一企业不同型号的产品产量也不尽相同，原告不直接提供其专利产品的产量，却根据其所有书写工具的总产量与产品型号的种类，计算专利产品的产量，并进而推算出被诉侵权产品的产量，缺乏客观性和合理性。因此，原告提供的两种计算方式均无法证明得力公司获利情况。对于得力公司所主张的获利金额，由于系得力公司自行统计，没有其他证据佐证数据的真实性，故本院亦不予采信。综上所述，原告及被告得力公司提供的上述证据均无法证明得力公司的侵权获利，对上述证据及两方据此所主张的获利金额，本院均不予采信。

二、原告支付律师费的情况

原告提交了委托协议、诉讼法律事务费发票、银行付款凭证回单，以证明其为本案支出的合理费用。被告得力公司对诉讼法律事务费发票的真实性没有异议，但认为，委托协议针对的是与上海得力文具有限公司的有关纠纷所提供的法律服务，而并非本案被告，故无法证明律师费是因本案诉讼而产生。对此原告出具情况说明，确认协议为本案所签订，因签订时不确定侵权主体是本案被告，还是上海得力文具有限公司，故协议中作出上述表述。本院认为，结合上述证据及情况说明，在无反证的情况下，可以认定原告确为本案支出律师费20万元。

本院认为：外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，实施其专利，即为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品，属于侵害专利权的行为。侵权人依法应当承担停止侵害、赔偿损失等民事责任。本案中，ZLXXXXXXXXXXXX.3号“笔(AGP67101)”的外观设计，经国家知识产权局依法授权，仍在有效期限内，原告享有的专利权依法应当受到保护。被告得力公司未经许可制造、销售外观设计专利产品的行为及被告坤森公司未经许可许诺销售、销售外观设计专利产品的行为构成对原告专利权的侵犯，应当承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。理由如下：

一、被诉侵权设计落入原告外观设计专利权的保护范围，两被告的行为构成对原告外观设计专利权的侵犯

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十一条的规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。本案中，被诉侵权产品与原告专利产品均为笔，系相同种类产品。两者在整体视觉效果上存在一定差异，外观设计并不相同。因此，案件主要争议在于，被诉侵权设计与授权外观设计是否构成近似，即两者在整体视觉效果上是否存在实质性差异。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条、第十一条规定，外观设计近似的判断应以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位、授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。根据上述规定，在判断被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上是否存在实质性差异时，既应考虑被诉侵权设计与授权外观设计的相似性，也应考虑其差异性。应分别考察被诉侵权设计与授权外观设计的相同设计特征与区别设计特征对整体视觉效果的影响，根据整体观察，综合判断的原则进行判定。

就相同设计特征来说，授权外观设计的笔杆主体形状、笔杆顶端形状、笔帽主体形状、笔帽顶端形状、笔帽相对于笔杆的长度、笔夹与笔帽的连接方式、笔夹长出笔帽的长度等方面的设计特征，在整体上确定了授权外观设计的设计风格，而这些设计特征在被诉侵权设计中均具备，可以认定两者在整体设计风格及主要设计特征上构成近似。

对于两者所存在的区别点对整体视觉效果的影响，本院认为：1.笔夹内侧的平滑设计系惯常设计，且处于一般消费者不易观察到的部位，对整体视觉效果的影响极其有限；2.笔夹下端的弧形区别，仅是整支笔乃至笔夹的细微局部差别，不足以影响整体视觉效果；3.笔夹外侧的长方形锥台突起虽然在笔夹上占据了较大面积，但笔夹对于笔的整体视觉效果的影响首先在于它的整体形状、大小、与笔帽的连接方式及长出笔帽的长度比例等，在这些因素均相同的情况下，笔夹外侧的锥台突起对于整支笔的整体视觉效果影响有限，不足以构成实质性差异；4.笔杆上的凹线设计位于笔杆靠近笔尖约三分之一处，只是横向环绕在笔杆上，面积很小，属于局部设计特征，对整体视觉效果的影响亦有限。综上，被诉侵权设计与授权外观设计所存在的上述四点区别设计特征，不足以构成对整体视觉效果的实质性差异。

被告得力公司认为，被诉侵权设计采用了与授权外观设计不同的色彩和图案，这种色彩和图案对整体视觉效果会产生重要的影响，因此与授权外观设计不构成近似。对此，本院认为，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。形状、图案、色彩是构成产品外观设计的三项基本设计要素。根据《中华人民共和国专利法实施细则》第二十八条的规定，外观设计请求保护色彩的，应当在简要说明中写明。本案授权外观设计的简要说明中并未明确要求保护色彩，因此，在确定其保护范围及侵权判定时，不应将色彩考虑在内。此外，从图片或照片中显示的授权外观设计来看，其并不存在因形状产生的明暗、深浅变化等所形成的图案，故在侵权判定时，图案要素亦不应考虑在内。被诉侵权设计在采用与授权外观设计近似的形状之余所附加的色彩、图案等要素，属于额外增加的设计要素，对侵权判断不具有实质性影响。否则，他人即可通过在授权外观设计上简单添加图案、色彩等方式，轻易规避专利侵权，这无疑有悖于专利法鼓励发明创造、促进科技进步和创新的立法本意。因此，对于被告得力公司的上述意见，本院不予采纳。

综上，本院认为，根据整体观察、综合判断的原则，被诉侵权设计采用了与授权外观设计近似的设计风格，使用了影响授权外观设计整体视觉效果的设计特征，其与授权外观设计的区别点不足以对整体视觉效果产生实质性影响，即不构成实质性差异。因此，被诉侵权设计与授权外观设计构成近似，被诉侵权设计落入原告外观设计专利权的保护范围。被告得力公司未经原告许可制造、销售被诉侵权产品的行为，以及被告坤森公司未经原告许可销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，构成对原告外观设计专利权的侵犯。

二、两被告应当承担停止侵害的民事责任，被告得力公司还应承担赔偿损失的民事责任

《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条规定，公民、法人专利权受到侵害的，有权要求停止侵害，消除影响，赔偿损失。

本案中，被告得力公司实施了制造、销售被诉侵权产品的行为，被告坤森公司实施了销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，应当承担停止侵害的民事责任。

原告还请求本院判令两被告销毁库存侵权产品以及制造侵权产品的专用设备、模具，本院认为，原告并未提交证据证明两被告尚有库存以及两被告有制造侵权产品的专用设备和模具，而本院判令两被告停止侵害已经可以预防将来再发生侵权行为，因此对原告的该项诉请不予支持。

对于赔偿数额，原告主张被告得力公司的侵权获利超过180万元，应按照该获利数额予以赔偿；如果得力公司的获利难以查清，则适用法定赔偿。而被告得力公司认为，其侵权获利能够查清，即为3,677.24元，应按照该获利金额计算赔偿额，不能适用法定赔偿。

对此，本院认为，《中华人民共和国专利法》第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十七条规定，权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的，人民法院应当依照专利法第六十五条第一款的规定，要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证；在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据，而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，人民法院可以责令侵权人提供该账簿、资料；侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。

本案中，原告要求按照被告得力公司的侵权获利计算赔偿数额，但其所提供的证据不足以成为证明得力公司所获利益的初步证据。而得力公司所统计的销售成本及利润，无其它证据佐证，亦无法确认真实性及客观性，因此也无法采信。在此情况下，本院可以根据法律规定及原告请求，根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，适用法定赔偿，确定赔偿数额。

在适用法定赔偿时，本院结合本案具体情况，主要考虑以下因素：1.原告专利为外观设计专利；2.专利有效期自2009年11月26日开始，侵权行为发生时保护期已近半；3.笔类产品的利润有限；4.消费者在选购笔类产品时，除形状外，笔的品牌、笔芯质量、外观图案、色彩等，都是其主要的考虑因素，即得力公司使用授权外观设计形状所获侵权利润只是被诉侵权产品获利的一部分，不能将被诉侵权产品的全部利润作为本案侵权获利。根据以上因素，结合本案其他情节，本院确定被告得力公司赔偿原告经济损失5万元。

对于原告主张的其为制止侵权支出的合理费用，庭审中原告明确为律师费20万元。本院认为，《中华人民共和国专利法》第六十五条规定，赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。本案中，原告的确委托了律师进行诉讼，并支付了诉讼法律服务费20万元。本院尊重包括律师在内的所有诉讼参与人在本案查清事实、分清责任过程中所作出的努力。律师费用的收取系当事人与律师之间意思自治的结果，本院不予干涉。但法律所规定的要求侵权人承担的原告开支，应当限制在合理范围内，超过合理范围的数额不应由侵权人承担，故本院根据本案案件复杂程度、律师工作量、实际判赔数额与请求赔偿额，参考司法行政部门规定的律师收费标准，酌定被告得力公司支付原告律师费用5万元。

本案原告及被告得力公司均为国内较有影响的文具生产企业，在新产品的自主研发上更应投入更多的精力，对自身产品研发过程中涉及的法律风险也应有较为专业的认知。被告得力公司未付出创造性劳动，通过在原告授权外观设计的基础上，改变或添加不具有实质性区别的设计元素以及图案和色彩，实施原告外观设计专利，构成对原告外观设计专利权的侵犯。被告坤森公司销售、许诺销售被诉侵权产品，亦构成对原告外观设计专利权的侵犯。两被告应当承担相应的民事责任。

综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第六十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百四十一条之规定，判决如下：

一、被告得力集团有限公司于本判决生效之日起立即停止制造、销售侵犯原告上海晨光文具股份有限公司ZLXXXXXXXXXXXX.3号外观设计专利权产品的行为；

二、被告济南坤森商贸有限公司于本判决生效之日起立即停止许诺销售、销售侵犯原告上海晨光文具股份有限公司ZLXXXXXXXXXXXX.3号外观设计专利权产品的行为；

三、被告得力集团有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告上海晨光文具股份有限公司经济损失50,000元及制止侵权的合理费用50,000元；

四、驳回原告上海晨光文具股份有限公司的其余诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费22,800元，由原告上海晨光文具股份有限公司负担10,830元，被告得力集团有限公司负担11,970元。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。

审判长　　王秋良

审判员　　徐　飞

审判员　　刘军华

二〇一六年十二月十二日

书记员　　沈晓玲